Cómo redactar una cláusula de propiedad intelectual en un contrato de prestación de servicios de consultoría (Bonus: con modelo de cláusula pro consultor y pro cliente)
En nuestro día a día, casi todos los contratos de prestación de servicios de consultoría incluyen una cláusula sobre propiedad intelectual. En ella, se regula la propiedad y uso del resultado del proyecto de consultoría que se vaya a realizar.
Un must en cualquier contrato de este tipo.
¿Por qué es importante esto?
El cliente de consultoría paga por un determinado servicio o proyecto. Ese servicio consiste, con carácter general, en aplicar un sistema o método propio del consultor a una situación del cliente. Se utiliza su información, su tipo de negocio y circunstancias particulares después de analizarlos.
Esta adaptación es el core del proyecto: un producto nuevo derivado de la situación del cliente y el expertise del consultor.
¿Qué es lo que se está regulando?
El resultado final del proyecto es un producto único. Está hecho a imagen y semejanza del cliente. Pero, ¿De quién es ese producto? ¿De qué manera puede utilizarlo el cliente? ¿Puede vendérselo a un tercero?
El cliente paga por el servicio. Habrá que ver a qué le da derecho ese pago.
¿Qué opciones son más comunes?
En nuestra experiencia, solemos encontrarnos con 2 soluciones predominantes:
El consultor otorga una licencia exclusiva e ilimitada al cliente para uso propio del servicio: esta es una muy buena solución para el consultor. Mantiene la propiedad intelectual de la obra o resultado del proyecto, mientras que permite al cliente utilizar de forma plena este resultado (que es para lo que ha pagado). Deberá regularse en este caso si la licencia se extiende a otras personas relacionadas con el cliente como, por ejemplo, su grupo de sociedades o si tiene limitaciones geográficas.
El consultor cede la propiedad intelectual del proyecto concreto: En este caso, el propietario del resultado del proyecto será el cliente. Esto supone que es el legítimo titular de ese derecho y que sus facultades, salvo limitación contractual, son plenas. Podría inscribir el derecho en registros públicos y realizar actos de disposición patrimonial con el mismo. Estas facultades, como decimos, pueden limitarse en el contrato.
Esta es una opción más interesante para el cliente y menos para el consultor. En caso de que la negociación desemboque en la utilización de esta fórmula, el consultor debe asegurarse de que su metodología y know-how, en la medida en la que no se encuentre adaptado a las condiciones específicas del proyecto, se encuentre al margen de cualquier derecho de propiedad intelectual del cliente. Es recomendable garantizar contractualmente los derechos de propiedad intelectual y secretos empresariales de que disponga el consultor sobre sus metodologías y know how propio.
Deberá prohibirse en ambos casos que el cliente comercialice la solución a terceros, salvo pacto en contrario. También puede ser interesante, aunque no es lo común, hacer mención a la protección de la Ley de Secretos Empresariales en referencia a los métodos, expertise y know-how del consultor, equiparando por medio del contrato la protección convencional que se pacte sobre los mismos al régimen legal.
El cliente deberá asegurarse de que el Consultor responde y le mantiene indemne en caso de que exista cualquier reclamación de terceros referida a los derechos de propiedad intelectual utilizados en el proyecto.
¿Qué es mejor?
Todas estas cuestiones hacen que este tipo de cláusulas en los contratos de prestación de servicios (de consultoría, aunque extrapolables a otros sectores) deban examinarse con cautela y deben regular todas estas cuestiones según el caso concreto.
A priori, la primera solución se incorporará de inicio cuando negociemos como consultores. La segunda, cuando seamos clientes. El resultado dependerá de nuestras habilidades como negociadores. Más allá del resultado concreto, con ambas opciones se pueden proteger de forma óptima los intereses de las dos partes. Para ello habrá que entender el tipo de proyecto que se va a desarrollar y los riesgos potenciales que lo rodean.
Bonus por llegar al final: Modelo de cláusula de propiedad intelectual en contratos de prestación de servicios
Tiene mérito llegar hasta aquí. Significa que valoras mucho lo que haces y que verdaderamente te interesa el contenido de los contratos que suscribes.
Quizá te interese, en caso de que no seas de esos que se conforman con un formulario y que se juegan el futuro de su empresa con modelos prerredactados, comprobar cómo podemos acompañar a tu negocio en la planificación de su estructura, manejo y control de contratos y asesoría jurídica del día a día.
Opción 1: pro consultor
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre materiales, soluciones y resultados que surjan como consecuencia de la concreta adaptación de las metodologías del Consultor a la situación del Cliente en el desarrollo de la prestación de los servicios de este contrato pertenecerán al Consultor de forma única y exclusiva.
El Consultor proporciona una licencia de uso personal exclusiva, de duración indefinida e ilimitada al Cliente sobre los resultados, materiales y soluciones que surjan como consecuencia de la concreta adaptación de las metodologías del Consultor a la situación del Cliente en el desarrollo de la prestación de los servicios. El uso deberá ser personal del Cliente o de las sociedades de su grupo, según queda definido en el artículo 42 del Código de Comercio. La licencia de uso incluye la posible adaptación, modificación o adición de cualquier elemento propio del Cliente a los resultados del proyecto, siempre y cuando sea para uso propio. El Consultor no responderá de tales adiciones, modificaciones, adaptaciones o enmiendas en ningún caso.
El Consultor se compromete y acuerda mantener indemne al Cliente de cualquier reclamación realizada por terceros como consecuencia de la infracción de estos derechos motivada por la prestación de los servicios regulados en este contrato
Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial ya existentes en la fecha del Contrato como propiedad de una parte o disfrutados por ésta bajo licencia continuarán siendo propiedad de dicha parte o del tercero concedente de la licencia, en su caso. No deberá interpretarse en ningún caso el contenido del contrato como una cesión u otorgamiento de cualquier tipo de derecho de uso sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial previos de ninguna de las partes.
El Cliente no podrá comercializar, gravar, disponer ni ceder a terceros ajenos el resultado de este proyecto o cualquier modificación, adición o alteración que realice del mismo.
Opción 2 pro-cliente
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre materiales, soluciones y resultados que surjan como consecuencia de la concreta adaptación de las metodologías del Consultor a la situación del Cliente en el desarrollo de la prestación de los servicios de este contrato pertenecerán al Cliente de forma única y exclusiva. El Consultor se compromete y acuerda mantener indemne al Cliente de cualquier reclamación realizada por terceros como consecuencia de la infracción de estos derechos motivada por la prestación de los servicios regulados en este contrato.
Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial ya existentes en la fecha del Contrato como propiedad de una parte o disfrutados por ésta bajo licencia continuarán siendo propiedad de dicha parte o del tercero concedente de la licencia, en su caso. No deberá interpretarse en ningún caso el contenido del contrato como una cesión u otorgamiento de cualquier tipo de derecho de uso sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial previos de ninguna de las partes.
El Cliente no podrá comercializar, gravar, disponer ni ceder a terceros ajenos el resultado de este proyecto o cualquier modificación, adición o alteración que realice del mismo.
¿Y ahora, qué?
En el Despacho redactamos minuciosamente las cláusulas y contratos de nuestros clientes. No en vano, nuestro socio Ignacio López-Hermoso, autor de este post, imparte la asignatura de Derecho de Contratos desde 2019 en la Universidad Carlos III de Madrid.
Nuestro foco se encuentra en ayudar a empresarios, emprendedores, start ups y demás compañías a que su modelo contractual y los contratos que suscriban en cada momento se adapten como un guante a sus necesidades específicas. Puedes ver de qué forma acompañamos a nuestros partners aquí y las personas que trabajamos en estos proyectos aquí).
Esto no es fácil. Requiere conocer el negocio. Requiere conocer el sector. Requiere conocer a las personas que sirven de interlocución y a la contraparte.
Solo es posible articular este tipo de cláusulas (y otras, como la de duración o las habituales en pactos de socios) si se redactan por profesionales conocedores de los hechos concretos y dinámica de la negociación.
“Stop amateurs. Please”
Te dejamos a continuación los datos de Ignacio López-Hermoso, autor de este post y socio del departamento mercantil y procesal de la firma.
Pinchando en su nombre puedes acceder a su Linkedin y enviarle un DM con tus consultas respecto de esta y otras cuestiones. Estará encantado de atenderte. SIEMPRE responde.
Si lo prefieres, puedes dejarnos tus datos de contacto aquí y te llamamos. Si no, puedes enviarle un correo a la dirección ilh@lopezhermoso-abogados.com o llamarle al 91 415 74 62.
Por cierto, si te interesa saber cómo constituir paso a paso una sociedad limitada en España, comprueba nuestra guía interna en la que explicamos de forma fácil cómo hacerlo y cuánto se tarda en conseguirlo.
Ignacio López-Hermoso
Abogado Corporate M&A
➡️Para más información contacta con nosotros en el teléfono 91 415 74 62 ó en info@lopezhermoso-abogados.com